이 책은 미국 특허 소송과 관련되어 제기될 수 있는 이슈들을 가능한 한 담아 보려고 노력하였다. 관련 판례들은 가능한 한 직접 찾아서 사실관계를 자세히 기재하도록 하였고, 특허 발명의 이해를 위하여 필요한 도면 등은 최대한 많이 실으려고 하였다. 이 책을 처음 읽으려 한다면 이 책의 첫 장부터 읽어 나가기보다는 책의 목차를 여러 차례 읽으셔서 미국 특허 소송 및 특허법에 관한 개략적인 그림을 가지고, 본인의 관심사나 필요한 부분만 발췌해서 읽기를 추천한다. 영어가 모국어가 아닌 저는 미국에서 업무를 하면서, 검색한 판례들을 한국어로 정리해 놓지 않으면, 나중에 이를 활용하기가 쉽지 않았던 기억이 있다. 이 책이 영어가 모국어가 아니면서도 미국과의 특허 등 법률 문제에 종사하고 있는 분들께 조금이나마 힘이 되었으면 하는 바람이다.

- 現)법무법인 동인 구성원 변호사
- 現)미국 뉴욕주 변호사
- 前)삼성SDS 법무팀(국내/해외 법무 총괄)
- 前)삼성네트웍스 법률팀장
- 前)삼성전자 변호사
- ISO 37001 국제인증심사원

PART 01. 특허 소송 절차

Ⅰ. 미국 특허 개요 및 특허 분쟁 전의 준비 사항 … 3
Ⅱ. 특허 소송의 시작 … 12
Ⅲ. 변론 준비 절차 … 18
Ⅳ. 변론 … 53
Ⅴ. 판결 선고 후 신청(Post?trial motion) … 58

PART 02. 특허 무효

CHAPTER 01 특허의 대상(특허 적격) … 63
Ⅰ. 35 U.S.C. §101 … 63
Ⅱ. 특허 적격 판단에 관한 2단계 테스트(Alice/Mayo 테스트) … 67
Ⅲ. 특허 적격 스텝 1: 특허법상 특허 대상이 되는 4가지 범주 … 72
Ⅳ. 특허 적격 스텝 2A: 청구항이 사법적 예외에 해당하는지 여부 … 76
Ⅴ.특허 적격 스텝 2B: 청구항이 유의미하게 많은 것에 해당 하는지 여부(Whether a claim amounts to significantly more) … 123
Ⅵ.간소화된 분석(Streamlined analysis) … 163

CHAPTER 02 신규성 … 166
Ⅰ. 신규성 … 166
Ⅱ. 특허받을 권리의 소멸(Statutory Bar) … 183
Ⅲ. 선출원주의 … 203

CHAPTER 03 진보성(비자명성) … 206
Ⅰ. 진보성(비자명성)의 도입 … 206
Ⅱ. 연방 대법원 판결의 발전 … 208
Ⅲ. KSR 이후 … 227
Ⅳ. USPTO의 가이드라인 … 236

CHAPTER 04 USPTO의 비자명성 판단 가이드라인 … 237
Ⅰ. §103의 진보성 결정을 위한 심사 가이드라인 … 237
Ⅱ. 일응 자명한 사례의 예시 … 242

CHPATER 05 상세한 설명 … 293
Ⅰ. 35 U.S.C. §112 … 293
Ⅱ. 상세한 설명(Written description)의 개요 … 295
Ⅲ. 청구된 주제에 대한 지원 … 313
Ⅳ. 상세한 설명 요건에 일치하는지를 결정하기 위한 기준 … 313
Ⅴ. 상세한 설명이 적절하게 이루어진 전통적 상황 … 314
Ⅵ. 청구항 범위의 변경 … 317
Ⅶ. 신규사항에 대한 상세한 설명 요건의 관계 … 321
Ⅷ. 최초 설명에 의하여 지원되는 출원의 보정 … 322

CHAPTER 06 실시가능성 … 326
Ⅰ. 실시가능성 테스트 … 327
Ⅱ. 작동 사례(Working example) … 331
Ⅲ. 기술의 예측성과의 관계 … 334
Ⅳ. 실시가능성 요건에 따른 심사관의 책임 … 335
Ⅴ. 전체로서의 증거에 근거한 실용 가능성 판단 … 336
Ⅵ. 실험의 양 … 340
Ⅶ. 35 U.S.C. §101 실용성(Utility) 요건과의 관계 … 355
Ⅷ. 범위에서 청구항들과 상응하는 실시가능성 … 358

CHAPTER 07 명확성 … 364
Ⅰ. 청구항의 해석 … 365
Ⅱ. 청구항 용어가 명확한지 결정 … 367
Ⅲ. 명세서와 청구항 간의 일치 … 378
Ⅳ. 광범위한 범위와 불명확성 … 379
Ⅴ. 35 U.S.C. §112(b)의 단락의 이슈에 관련된 구체적 논의 … 380

CHAPTER 08 기능적 청구항의 경우 … 407
Ⅰ. 기능적 청구항(Means?plus?Function claim)의 의의 … 407
Ⅱ. 35 U.S.C. §112(f)를 적용하는지 결정 … 408
Ⅲ. 35 U.S.C. §112(f)가 적용되는 청구항의 한정 요소를 지원하는 데 필요한 설명 … 418
Ⅳ. 35 U.S.C. §112(f)가 적용될 때, 35 U.S.C. §112(b)에 … 426부합하는지 결정
Ⅴ. 35 U.S.C. §112(a)의 지원이 있는지 결정 … 430
Ⅵ. 단일 수단 청구항(Single means claim) … 432

PART 03. 특허 침해 및 항변

CHAPTER 01 특허 침해 … 437
CHAPTER 02 특허 침해에 대한 기타 항변 … 483

PART 04. 특허 침해에 대한 구제

CHAPTER 01 손해배상 … 517
CHAPTER 02 침해 금지 명령 … 581